LA VALORACIÓN DE PERJUICIOS EN LOS DELITOS POR INFRACCIÓN DE MARCA (I). MARCO NORMATIVO.

Todo responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente y la ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados (arts 109 y ss, 116 y 123 CP).

El Código Penal en relación a los delitos contra la propiedad industrial y respecto a la extensión de la responsabilidad civil no nos remite expresamente a la Ley de Marcas, a diferencia de lo establecido para los delitos contra la propiedad intelectual que sí contiene una remisión específica a las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual (artículo 272 CP).

Por tanto el Juez para establecer la cuantía indemnizatoria por un delito contra la propiedad industrial no queda vinculado por lo establecido por la Ley de Marcas, si bien jurisprudencialmente resulta lo más habitual recurrir a ella.

Así, la Ley de Marcas en su artículo 42 establece en forma genérica los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios, señalando que “«Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados».

En el punto 2 señala que “Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, con­venientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada”.

¿CÓMO SE CALCULA LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS?.

La indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo las pérdidas sufridas (daño emergente) sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho (lucro cesante). Asimismo el artículo 43.1 de la Ley de Marcas permite incluir en la cuantía indemnizatoria el perjuicio causado al prestigio de la marca por una realización defectuosa o una presentación inadecuada de ella en el mercado y los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial (actas notariales, informes detectives, …).

Para la fijación de la indemnización por daños y perjuicios señala el artículo 43.2 de la Ley de Marcas que se tendrán en cuenta, siempre a elección del perjudicado:

a)      Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b)    La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

Añade la Ley de Marcas que también deben tenerse en cuenta para la fijación de la indemnización otras circunstancias tales como la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación y para valorar el daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

Finalmente y como cierre, la Ley de Marcas establece un mínimo utilizable en caso de dificultad probatoria: El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.